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专利信息

【专利案例】| 关于职务发明认定的专利权权属纠纷
时间:2018/4/2 14:34:58            【字体:

  本期,小编将与大家来探讨一下,在员工与雇主之间关于职务发明认定的专利权权属纠纷问题。

  在科技创新型企业的发展经营中,“职务发明”是一个至关重要的概念。企业提供了资金、设备、零部件、原材料等等物质条件,理应作为专利权权人,获得除署名权以外一切权利。然而实务中员工在接触技术成果后,在职期间私下将技术成果以自己或者他人、其他公司的名义申请专利;或者离职到竞争对手的公司、甚至自己成立公司,然后将技术成果以新公司的名义申请专利,最终引发权属纠纷的案例屡见不鲜。企业须充分利用相关法律条例保护自己的专利权权属。

法律依据

  ①《中华人民共和国专利法(2008修正)》第六条第一款:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

  ②《中华人民共和国专利法实施细则(2010修订)》 第十二条、第十三条:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

  (一)在本职工作中作出的发明创造;

  (二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

  (三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

  专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

  专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。

判决文书

  小编研习了广东省部分地市 “离职员工与原雇主之间关于职务发明的专利权权属纠纷”的若干裁判案例,综合了原雇主最终获得/没有获得专利权的具体情况和法官论证过程,对职务发明认定进行了要点分析。

一、成功认定为职务发明的判例

1. 审判法院:广东省高级人民法院

案号:(2014)粤高法民三终字第31号

  本案中,姜汉平在德港公司工作期间其工作岗位为工程师,负责产品的研发,而其担任的工作又与本案专利有关,而本案专利系姜汉平离开德港公司一年内做出的,故应认定该发明创造为姜汉平的职务发明。

  综上所述,本院认为,本案专利的发明人系姜汉平,且该发明系姜汉平的职务发明,针对本案专利涉及的发明创造申请专利的权利应当属于姜汉平当时所属单位德港公司。

2. 审判法院:广东省高级人民法院

案号:(2014)粤高法民三终字第1004号

  法院根据证据和庭审情况,结合涉案专利的申请时间和内容,认定牧人公司关于彭亮获取牧人公司涉案技术设计资料,以甘勇的名义去申请涉案专利这一主张成立,并退一步分析,即使涉案专利技术确实由彭亮研发,亦属于职务发明,从而认定涉案专利权属应归牧人公司所有,相关认定符合法律规定,并无不当。

3. 审判法院:广东省高级人民法院

案号:(2014)粤高法民三终字第1198号

  本院认为,刘飞主要利用了斯超威公司的物质技术条件,且申请日为刘飞离职后一个月,应认定诉争专利属于职务发明创造,原审法院仅以认为诉争专利系刘飞离职后一年内作出为由认定职务发明创造。这一认定曲解了专利法中有关职务发明创造的立法本意,职务发明创造的认定需综合考量员工的技术背景、任职岗位、工作任务、是否主要利用单位物质技术条件和离职时间等因素,不能简单地将所有员工在离职后一年内完成的专利都认定为职务发明创造,原审法院对这一问题论述不当,本院予以纠正,但其结论正确,可予维持。

4. 审判法院:广东省高级人民法院

 案号:(2015)粤高法民三终字第645号

  职务发明创造的证明标准与专利侵权的证明标准不同,职务发明创造的证明标准是相关性标准,即要证明专利技术是与发明人在原告处从事的本职工作或者原告分配给发明人的任务有关的发明创造即可。职务发明创造的证明标准不是侵权判定标准,即全面覆盖原标准,是否形成可以比对的技术方案并足以作出相同等同的结论不是必须的待证事实。本案证据足以证明本案专利与马廷勇、付永涛在泓利公司的本职工作或者泓利公司分配的任务高度相关的发明创造。熊成刚作为发明人署名专利,作出其对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的意思表示。熊成刚未提交证据证明本案专利与其本职工作无关,是其另行利用与泓利公司无关的物质技术条件独自完成的发明创造。

5. 审判法院:广东省高级人民法院

 案号:(2017)粤民终1871号

  关于诉争专利是否属于职务发明的问题,首先余超群2013年5月7日从创自公司离职,在2013年10月29日向国家知识产权局申请了诉争专利,诉争专利是在余超群和创自公司人事关系终止后1年内作出的。

  其次诉争专利是否与余超群在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。员工离职后作出发明创造专利权利归属,关乎发明人、企业和社会公众的三方利益,如何合理界定“本职工作”或者“单位分配任务”的范围,是一个知识产权平衡保护的问题。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第三款中对离职员工申请专利的限制,本质上是为了避免离职员工将本来是执行本单位的工作任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,在离职后进行申请,从而损害了原单位的合法权益的情况。法院认为,判断涉案发明是否是职务发明,主要是判断涉案发明创造是否与余超群在创自公司从事的工作任务有关,而不是将涉案的专利技术特征与创自公司研发的产品本身技术特征进行一一比对,职务发明的认定并不需要创自公司已经研发出或者提出与专利技术完全相同的技术方案或想法。故诉争专利属于余超群在创自公司做出的职务发明。


二、没有认定为职务发明的判例

6. 审判法院:广东省高级人民法院

案号:(2017)粤民终1382号

  由于优瑞泰公司提交的《市场销售部工作职责及组织架构》《职位说明书》《员工入职登记表》《劳动合同》《员工转正申请表》《晋升通知书》《品质手册》《质量手册》等证据只能证明樊中成在优瑞泰公司从事的是管理工作,而优瑞泰公司也未指出邮件证据中存在樊中成直接参与产品研发、对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的内容,故以上证据不足以证明樊中成的工作内容还包括具体的研发,更不足以证明樊中成在本职工作中或执行优瑞泰公司交付的本职工作之外的任务发明了涉案专利。且涉案专利的优先权日为2013年9月30日,早于樊中成的离职时间,故涉案专利也不可能系樊中成离职后发明。

  至于优瑞泰公司主张谷能公司与樊中成串通将涉案专利技术以谷能公司名义申请一节,优瑞泰公司没有提供有效证据予以证明。


7. 审判法院:广东省高级人民法院

案号:(2017)粤民终1320号

  亿立能公司表示张海增入职亿立能公司从事技术工作,并提交了劳动合同和工资表为证。张海增表示其在亿立能公司任职期间主要负责销售业务和日常管理,并未从事过技术工作。王某陈述张海增在亿立能公司协助总经理处理日常事务,其中包括主管技术。如前所述,亿立能公司对原有专利的优化和进一步研发工作较为困难,即使张海增在亿立能公司任职期间的工作与技术有关联,本案现有证据并不足以证明张海增的工作系对亿立能公司原有专利的优化和进一步研发,更不足以证明张海增的工作与诉争专利的发明有关。因此,亿立能公司主张诉争专利系张海增的职务发明,应归亿立能公司所有的证据不足。

三、小结

  参考以上广东省案例,可以总结出,职务发明创造的认定需综合考量员工的技术背景、任职岗位、工作任务、是否主要利用单位物质技术条件和离职时间等因素。法院审查的普遍标准是,职务发明创造的证明标准是相关性标准,也即需要企业证明专利技术是与发明人在企业处从事的本职工作或者原告分配给发明人的任务有关的发明创造。若能够进一步证明发明人直接参与产品研发、对发明创造的实质性特点作出创造性贡献则效果最佳。

  通过本次的裁判文书研习,给当事人的启示是:保护企业自主研发的技术成果,首先应当规范知识产权管理制度和程序,最好能贯彻国家标准《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013);参与了研发工作的员工也要留下可以让法院采信的证据,出现专利权权属纠纷后可以证明其工作与职务发明创造的相关性;避免从事行政管理工作的员工接触企业未公开的具体技术方案,因为他们不属于专利法实施细则中规定的“发明人或者设计人”,通常无法认定为职务发明,且从侵犯商业秘密角度维权同样需要面临证据问题;在参与研发或者接触过技术成果的员工离职后,企业要尽快把他们曾经研发、接触过的技术成果的保护问题处理好,应当申请专利的技术要在他们离职一年内提出申请。

(作者:王桂林 校对:梁婉玲)

发布时间:2018/4/2 14:34:58[ 打印本页 ]